Cotitularidade de Marcas no Brasil

Publicado em: 15 de Setembro de 2020

A adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid foi um importante marco normativo do nosso país – trazendo a propriedade intelectual a grande lugar de destaque. Mais do que isso, inseriu o Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI) e o Brasil próximo ao patamar de países responsáveis pelo registro da grande maioria das marcas mundiais, como Estados Unidos, China e União Europeia.

Em agosto e setembro de 2019, decorrente da implementação do Protocolo de Madrid e a fim de realizar a harmonização dos procedimentos de registro nacionais e internacionais, uma série de resoluções foram publicadas pelo INPI, em vistas a adequar seus processos internos aos avanços da tecnologia, das relações de negócios, dos anseios dos titulares de marcas e das implicações à referida adesão ao Protocolo. Dentre estas, a Resolução INPI/PR n. 245/2019 possibilitou o que já era possível nos protocolos de Patentes e Desenhos Industriais no INPI – a Cotitularidade de Marcas.

Publicada em 27 de agosto de 2019, a Resolução, aplicável tanto para os pedidos de registro de marcas realizados para proteção em território brasileiro quanto àqueles perante a OMPI via Protocolo de Madrid, veio a facilitar principalmente a dinâmica de arranjos do âmbito societário. A partir de hoje – dia 15 de setembro de 2020 – é possível o pedido de registro de marcas em regime de cotitularidade, ou seja, o registro de uma mesma marca pode ser requerido por mais de uma pessoa física ou jurídica; a princípio, não há um limite de titulares instituído pelo INPI.

A disponibilidade desta opção possibilita que pessoas físicas e jurídicas compartilhem direitos de propriedade intelectual oriundos do registro de marcas, garantindo maior eficiência e uniformidade no processamento e proteção de tais direitos. Além disto, põe fim à necessidade de regulação dos direitos sobre a marca por contratos particulares, quando a apenas uma pessoa era garantida a possibilidade de exclusividade pelo INPI para exploração da marca.

A informação de todos os cotitulares será realizada no momento do protocolo da marca no sistema do INPI, podendo todos serem representados por um único procurador, mediante apresentação de procuração válida devidamente assinada por todos os requerentes. Como já ocorria anteriormente, a condição de exercício efetivo e lícito de atividade relativa aos produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou por meio de empresas controladas direta ou indiretamente, deve também ser declarada no momento do protocolo da marca. Todavia, no regime de cotitularidade, todos os requerentes devem explorar atividades relativas às marcas protocoladas.

Um ponto importante trazido pela Resolução é a insuficiência da existência de um titular em comum para fins de não colidência. Por exemplo, caso o INPI conceda o registro da marca XYZ a dois cotitulares em uma determinada classe, e posteriormente haja o protocolo para o registro da mesma marca XYZ para outra classe distinta, os cotitulares dos dois pedidos devem ser exatamente os mesmos para que o INPI não impeça o registro posterior alegando a colidência de marcas.

Diferentemente dos pedidos que visam a impedir o registro de marcas de terceiros, como as oposições, nulidades e caducidades, as manifestações e cumprimentos de exigências devem ser apresentadas e assinadas por todos os cotitulares (ou por seu(s) representante(s)), para evitar conflito de entendimentos. A única exceção se dá na hipótese de defesa contra caducidade, na qual basta a comprovação do uso da marca por apenas um cotitular.

Por fim, a Resolução ainda abriu a possibilidade de transferência de titularidade das marcas já registradas para mais de um titular, harmonizando os direitos de todos os requerentes perante o INPI.

O regime de cotitularidade de marcas é um importante marco para desburocratizar este impasse há tempos discutido, permitindo, por exemplo, que sócios de uma empresa ainda não constituída sejam cotitulares de uma mesma marca, possibilitando a proteção embrionária em igualdade de direitos de um dos ativos mais importantes de qualquer negócio. Desta forma, pode-se dizer que o Brasil e o INPI caminham cada vez mais para que seus procedimentos cumpram com o esperado pelos requerentes e pela OMPI, após o ingresso no Protocolo de Madrid.